【极智课堂】超凡知识产权张华：UV企业如何规避近在咫尺的专利战火？

当前，新型冠状病毒仍在持续，对产业及企业造成了一定程度的影响，也牵动着各行各业人们的心。在此形势下，中睿照明网、极智头条，在国家半导体照明工程研发及产业联盟、第三代半导体产业技术创新战略联盟指导下，开启疫情期间知识分享，帮助企业解答疑惑。助力我们LED照明企业和产业共克时艰！

本期，我们邀请到北京超凡知识产权管理咨询有限公司光电技术部、高级检索分析师、光电检测/半导体显示照明领域专家张华带来了“UV企业如何规避近在咫尺的专利战火？”的精彩主题分享。

一、国内外知识产权环境变化

近些年LED领域相关的专利诉讼逐渐增多，知识产权的战争也许会成为未来照明企业商战的主题，知识产权的风险预警可能是企业的必要动作。

国内知识产权环境变化

从国内来看，正不断加大知识产权侵权违法行为的惩治力度，让侵权者付出代价，包括实行侵权惩罚性赔偿制度等。2017年底第四次专利法修改“举证难”、“周期长”、“赔偿低”、“成本高，效果差”，网络侵权。自2014年北上广成立知识产权法院以来，2017年，最高院批准杭州、宁波、合肥、福州、济南、青岛、南京、苏州、武汉、成都、深圳11个市设立跨区域管辖的知识产权专门审判机构。将重组国家知识产权局，由新成立的国家市场监督管理总局管理。

国外知识产权环境变化

众所周知的“337”调查，是美国国际贸易委员会依据美国1930年关税法第337节对商品进口中的不公平（竞争）行为的调查。

涉及到侵犯存续有效的美国专利，侵犯合法注册的美国版权，侵犯合法注册的美国商标，侵犯和服注册的集成电路布图设计，其他威胁或造成美国相关国内工业破坏或损害的进口行为。主要措施包括：

（1）有限排除令：即禁止申请书中被列名的外国侵权企业的侵权产品进入美国市场；

（2）普遍排除令：不分来源地禁止所有同类侵权产品进入美国市场；

（3）停止令：要求侵权企业停止侵权行为，包括停止侵权产品在美国市场上的销售、库存、宣传、广告等行为；

（4）没收令：如果USITC曾就某一产品发不过排除令，而有关企业试图再次将其出口到美国市场，则美国际贸易委员会可发布没收令。

专利侵权行为及其影响

国内外专利布局策略日趋完善、保护意识日趋增强。国内外企业的专利不断增强，针对产品会从各个方面进行全方位的保护，保护布局愈发完善。

国内诉讼环境发生变化、请求赔偿额屡创新高

需要思考的两个问题：一是产品申请了专利获得了授权，是否就不会侵权？二是产品和他人的专利的附图一样，是否一定侵权？不一样，是否就一定不侵权？

针对以上两个问题，值得注意的是，专利是否侵权需要看专利的保护范围，根据专利的权利要求判断侵权与否。

二、典型的专利侵权场景

1.自主研发、生产、销售

2.出口/海关备案

根据《中华人民共和国知识产权海关保护条例》（以下简称《条例》）的规定，中国海关可以采取的知识产权保护措施包括扣留即将进出口的侵权嫌疑货物、对侵权嫌疑货物进行调查处理、对进出口侵权货物的收发货人给予行政处罚和向公安机关移送涉嫌犯罪的案件等。

3.电商投诉、产品下架

《电子商务报告（2014）》：中国主要网上交易平台的抽查显示正品率为58.7%，淘宝仅为“37.2%”。

《浙江省专利条例》：电商平台要承担通知删除、管理的义务；一定要设置假冒侵权产品的告知义务，如果不告知，发生侵权案件，电商网络平台须承担连带责任，如果行政部门处理后，电商平台必须按照要求进行删除或屏蔽。

此外，国内外参展，OEM、ODM、委托加工/设计，IPO，人才引进等场景也时常有知识产权问题的发生。

三、如何识别和控制风险

1.识别风险的意义

可加强企业防御专利纠纷的意识，做到未雨绸缪，并且可以就企业的具体技术或产品，对所涉及的专利进行全面防侵权检索，明确专利的分布、法律状态、保护范围，以规避专利侵权风险，可有效地指导产品的市场销售，准确地确定市场分布。可有效避免侵权诉讼投入、无效宣告投入、重复研发投入以及潜在的专利侵权风险。

2.防侵权检索（FTO）

防侵权检索，又称专利侵权主动检索，是指为避免发生专利侵权纠纷而主动对某一新产品或新方法进行专利检索，其目的是要找出可能受到其侵害的专利。防侵权检索的对象为有效专利和专利申请（可能进入目标国的PCT或国外申请）。

3.研发立项为例

4.外观设计保护范围的确定

5.产品相同或相近种类的判定

6、相同或相近似的判定

7.控制和应对风险

规避设计（技术），若产品处于研发等阶段，尚未上市，规避设计会较好的应对侵权风险；

无效、第三方公众意见（法律）；

交叉许可或获得许可、购买、并购（商业）；

8.规避设计的意义

可使产品更具竞争力，规避的重点在改变产品；

可能产出新的专利，规避后的产品具有专利性，避免规避之后被其他人申请；

可避免恶意侵害，无论规避结果如何，都可以举证“非故意侵权”；

9.规避设计策略

策略一：采用专利权人为获得专利而放弃的技术

禁止反悔原则防止专利权人将他在申请过程中争论放弃的主题或者对权利要求所作的修改拿回来要求保护。

策略二：采用现有技术中描述的技术

权利要求中的限制不能被解释太宽，否则会使权利要求包括现有技术的内容；

竞争者可能在涉案专利申请日的一年以前，时间在届满专利中充分公开或者在印刷出版物中描述的发明。

策略三：根据全部要素原则，省略部分要素及相应性能

全部要素原则，如果一个权利要求中的一个要素及其功能在被控装置中没有出现，则该装置没有侵犯该权利要求；

竞争者应当阅读授权权利要求，看看是否可以从该装置上去除一个结构要素及其对应的功能；

当一个专利权利要求在审查员审查过程中被限制过窄，则会出现此问题；

策略四：采用说明书记附图中记载，但未反应在权利要求书中的技术方案

法院已经认为，说明书中公开却没有在权利要求中要求的内容视为被贡献给了公众；

必须查核以便进一步确认，该专利权利人没有就他之前放弃的内容申请专利；

四、免费专利检索工具介绍

此外国内外免费专利检索工具还有，国家知识产权局、欧洲专利局网站-Espacenet、润桐RainPat专利检索、手机小程序专利大王等。

直播链接地址：

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（文字根据直播内容摘要整理，仅供参考，更多详情内容可参见直播回放）